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Annulation de marque pour dépôt frauduleux

 dans Actualités, Propriété intellectuelle

Dans une décision du 3 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé la marque semi-figurative « vente-privee » estimant qu’elle avait fait l’objet d’un dépôt frauduleux.

Présentation du litige

La société Vente-privee.com a été créée en 2001 par un groupe d’actionnaires déjà actif dans le domaine du déstockage. Depuis cette date, elle organise, à l’attention de ses membres, des ventes événementielles de courte durée et à bas coût de produits invendus de diverses marques, sur son site internet accessible à l’adresse <www.vente-privee.com>.

La société Showroomprive.com, créée en 2006, exerce la même activité depuis son site internet accessible à l’adresse <www.showroomprive.com>.

Showroomprive.com a assigné son concurrent vente-privee.com pour demander l’annulation de la marque semi-figurative « vente privee » associée à un dessin de papillon, qui avait été déposée en 2013. La société Showroomprive.com a fait valoir l’absence de caractère distinctif de la marque, du fait qu’en 2013 le terme vente privée constitue l’expression habituelle et générique de l’activité à laquelle se livrent les parties dans le domaine de la promotion de ventes au détail pour le compte de tiers. Les deux sociétés font la promotion de ventes, pour le compte de grandes marques, à prix très réduits des produits de leurs collections précédentes et ces ventes sont désignées par le terme générique de ventes privées.

La marque doit avoir un caractère distinctif

On ne peut pas déposer en tant que marque, un mot ou une expression qui sert à désigner le produit ou service.

Cette règle est inscrite à l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; »

La marque peut acquérir un caractère distinctif par l’usage

Le Tribunal considère que l’expression vente privée est usuelle et générique de l’activité désignée à l’enregistrement dans la classe 35 et que l’élément figuratif associé à la marque (un papillon rose de faible dimension) est purement décoratif.

Il retient donc au vu des éléments désignés à l’enregistrement que la marque constitue dans le langage courant la désignation usuelle du service consistant à proposer à la vente, lors d’évènements d’une durée limitée et à un public restreint de produits de marques en nombre limité et à très bas prix, issus d’opérations de déstockage.

Il reconnaît toutefois que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.

En effet, selon la jurisprudence, un signe enregistré comme marque alors qu’il était dépourvu de caractère distinctif peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l’usage qui est fait à titre de marque.

Par un arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de cassation avait considéré pour la marque verbale vente-privee.com qu’elle « avait acquis par l’usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement ».

La marque n’est donc pas annulée pour défaut de distinctivité.

La marque est annulée pour dépôt frauduleux

C’est donc sur le terrain de la fraude que se place le tribunal pour annuler la marque.

Aux termes de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle :

« Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »

Cette disposition n’envisage la fraude que dans le cadre de l’action en revendication.

Toutefois, pour le Tribunal, en vertu de l’adage selon lequel “la fraude corrompt tout”, l’enregistrement frauduleux d’une marque peut être annulé.

Selon la jursprudence « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Cass. Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641)

Pour le Tribunal, l’expression « vente privée » a toujours désigné les ventes événementielles à un public d’invités, de déstockage des invendus des collections passées des grandes marques.

Selon lui, le site « ne saurait s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs économiques de ce secteur et n’a aucune légitimité à monopoliser à son seul profit les termes “vente-privee”, extrêmement proches de “vente privée”, à titre de marque et à priver ses concurrents de l’usage de ces mots sauf à introduire une distorsion dans les règles de libre concurrence. »

Le tribunal ajoute que la connaissance du caractère générique du terme et les intentions d’appropriation de ce terme sont établies et même assumées par le dirigeant de la société dans des interviews données à la presse.

Il est en conséquent fait droit à la demande d’annulation de la marque semi-figurative « vente-privee. »

La société Vente-Privee.com a changé l’adresse de son site internet qui est désormais accessible à l’adresse : <veepee.fr>.

 

Valérie Sédallian, avocat au Barreau de Paris. N’hésitez pas à nous contacter.

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